“一帶一路”背景下專利權窮竭原則中的附條件銷售問題探討

發布時間:2016-11-29 | 來源:本站 | 作者:原創 | 瀏覽數:15998 次

 

“一帶一路”背景下專利權窮竭原則中的附條件銷售問題

探討

(作者:民三庭 丁曉鵬)

知識產權是指直接支配特定的智力成果或商業標識,并享有其利益的排他性民事權利。[1]在中國加入世界貿易組織以后,經濟全球化對我國的滲入也日漸彰顯,因此知識產權上的權利窮竭理論,作為近年來在我國法學界和國際貿易領域內廣受關注的熱點和難點問題之一,也愈來愈引起了學者和司法工作者的關注。專利權窮竭原則是專利產品在流通過程中物權和專利權利之間沖突的解決原則,其理論依據是專利產品在經由首次銷售后,專利權利的合理目標已經實現,專利權人在產品上的使用權和銷售權應該被窮竭才有利于市場經濟的發展。而附條件銷售作為合同雙方的約定,其作為合同法上的效力應該遵循意思自治原則的延伸,對合同雙方當事人進行約束。而此二理論之間的沖突來自于合同法與專利法分工不同,而關鍵就在于如何通過構建合理的專利法上專利權窮竭原則中的附條件銷售來解決這一沖突。

目前國內外學界對專利權窮竭原則中的附條件銷售的研究主要集中在兩方面。其一是專利權窮竭原則中的附條件銷售是否有必要存在,即是采取相對窮竭還是絕對窮竭的問題,世界各國基于各自的經濟發展水平、傳統法律文化以及歷史背景等原因,在理論研究和司法實踐都采取了不同的態度。其二是專利權窮竭原則中的附條件銷售在法律體系中應該如何具體適用。因此有必要通過對專利權窮竭原則中的附條件銷售的合理性、世界各國實踐的選擇及效果、以及具體適用的設定來研究這一問題。

我國現今只對專利權窮竭原則進行了簡單的規定,對其具體的適用和限制均無法律上的明確規定,其調整的范圍十分有限,對我國的司法實踐的發展十分不利,而在國外,對附條件銷售與專利權窮竭原則的沖突取舍在司法中已有很多判例和實踐,在這方面,我國落后于一些發達國家,在我國與他國的知識產權沖突中也有可能因此處于劣勢,也影響我們正確認識專利權窮竭原則及其具體適用。本文力求從專利權窮竭原則基礎理論、比較法分析方面進行探討,希望對立法和實踐有一定的參考意義,同時為當前“一帶一路”背景下的我國的知識產權保護提供參考。

一、專利權窮竭原則的基本理論及附條件銷售

(一)專利權窮竭原則產生的原因

專利權窮竭原則是知識產權窮竭的其中一種類型,是在專利權限制中非常重要的一個原則,所謂專利權窮竭,又稱專利權用盡,是指對于經專利權人許可或以其它方式合法投放市場的專利產品,他人在購買之后無須經過專利權人許可,就可以使用,銷售或者許諾銷售。由于其與首次銷售密切相關,因此又被稱作首次銷售理論或原則。最早提出有關“專利權窮竭”的是德國的專利法之父Joseph Kohler。他提到,一件受到專利權保護的產品,從專利權人自己同意后首次投入市場,之后專利權人就沒有權利可以禁止該專利產品在市場上的自由流通,只要是合法獲得該專利產品,則不需要再征得專利權人的同意就可以自由地使用專利產品或者將專利產品再次投入流通轉讓。

1.專利權窮竭原則產生的背景原因───權利思想的變化

知識產權中的權利窮竭原則并非伴隨著知識產權法的產生而產生。而是在知識產權法發展到一定程度,一定的完善以及社會價值觀的變化而產生的。現代意義的知識產權法是在19世紀初出現的,而經過將近一個世紀的發展逐漸成熟,在國際條約和國內立法中,知識產權的保護環境越來越健全。同時,在19世紀末20世紀初,是自由資本主義向壟斷資本主義過渡的時期,權利思想也在這個時期由早期的個人權利本位主義,變成帶有社會義務色彩的社會本位權利。[2]而早期的個人權利本位主義源于自然法學派崇尚權利、強調個人自由的觀念,知識產權作為成人個人對其發明創造的所有權,具有絕對性和排他性,被賦予了與所有權相同的地位,是神圣的、獨享的、絕對的權利,當時各國對知識產權的態度是,知識產權是不受人定法約束的,是不可廢除的自然權利,因此在此時期并沒有產生權利窮竭原則,也是正常的。當社會進入20世紀后,知識產權越來越被賦予社會義務的色彩,其最主要作用不再是保護的創作者的利益,而是首先是發展和傳播新技術和知識,推動知識的傳播和使用,造福社會,而保護創作者的利益被放到了第二位,同時也不再把知識產權看作一個自然權利而是看作一個法定權利,法律規定才是創作者享有其權利的基礎,因此被認為是一種法定的、有限的權利。在這種情形下,知識產權必定要受到限制,于是,權利窮竭原則的產生也就自然而然了。這是專利權窮竭原則產生的背景原因。

2.專利權窮竭原則產生的直接原因───物權與專利權的沖突

專利權窮竭原則產生的直接原因是在專利產品上物權的不可分離和專利權的可分離。專利權作為知識產權的一部分,和物權同樣都是屬于一種民事權利,有其相同之處,例如兩者都是獨占排他的權利,都是私權的一種。物權為直接支配特定物并享受其利益的權利。[3]它的客體是物,是有形的、具體的,物權的各項權能的實現都依靠客體物,因此物權與物是不可分離的。而專利權的客體是智力成果,是無形的、抽象的,如果想獲得法律的保護,則必須將專利權附在載體上,通過一定的形式表現出來,但專利權與物權不同的是,專利權所包含的各種權利,是各種分支權的組合,可以因各種客體的不同而在不同的客體上有不同的分支權,例如在產品上和授權給被許可人的權利的不同。而當專利權發生窮竭時,“專有權”的窮竭僅僅指的是權利人在如何銷售自己的產品這一點上,喪失了專有權。[4]專利權的可分離性,則表現在專利權所附專利產品的物權的轉移,并不導致專利權本身的轉移。

黑格爾在提出這個問題時說:“首先要解決的問題是,把物的所有權跟復制它的可能性───這種可能性連物一并讓與受讓人───分離出來,在概念上是否允許,是否就不會取消了完全和自由的所有權。這種可能性(復制的可能性)具有一個特點,它成為該物的一個方面,根據這一方面該物不但可被占有,而且構成一種財產。它之所以是一種財產就在于對物的外部使用的特殊方式和方法,這種方式和方法跟對物所直接規定的使用是不同的,而且是可以分立的。由于這種差別屬于性質上是可以分割的領域,即屬于外部的使用,所以把使用權一部分出讓了,一部分保留起來,并不是保留著缺乏使用要素的支配權。”[5]在此黑格爾已經明確認識到專利權的載體和物權是不同的,并且是可以分離的。而在實踐中,首先明確可分離性是美國的通過著作權的判例,判例中認為就著作人所為的原件的讓與行為,難以斷定其原件讓與行為含有賦予任何人以出版特權的意思,專利權的可分離性也是同樣如此。之后各國的立法和學說都各自確立這一理論。

物權表現為一個不可分割的支配權的集合,是典型的“權隨物移”,其前手的權利窮竭是自然的,不需要強調,因此沒有通過制度原則確定下來的必要。而知識產權與其載體的物權是相分離的,所以載體的物權轉移并不必然導致知識產權的轉移,并且權利的分離會給物權所有人實現物的價值帶來不便,于是就有了權利窮竭原則對這種分離的現象進行規范,強調隨著知識產權載體物品的轉移,知識產權人就失去在在該物品上的某些權利,而讓物的所有人獲得物的使用等積極權利,實現物盡其用的目的。物權的不可分離和知識產權的可分離,是知識產權權利窮竭的直接原因。而專利權作為知識產權中的一部分,專利權窮竭原則也就同時出現了。

(二)專利權窮竭原則的意義及特征

1.專利權窮竭原則的意義

專利權窮竭原則的法律意義在于,第一,保證專利商品的自由流通,防止專利權人利用其專有權人為的控制市場。第二,對專利權專有權利的范圍給予一定的界限,使得權利人不能無限制的對最終產品的銷售后狀態加以控制,從而限制專利產品的生產和消費。第三,限制在專利產品所在領域的過渡的壟斷的出現,保護市場經濟下的自由精神,更好地促進知識的傳播和使用發展。

2.專利權窮竭原則的特征

從專利權窮竭原則的概念及其產生來看,有以下幾個特征:

第一個特征是專利權窮竭的前提是專利產品由權利人或者經其授權的人首次銷售后投入市場。即經合法途徑投放市場是專利權人的自由意志,從而使專利權人在第一次銷售中獲利,如果缺乏這一前提,將包含專利權的產品投入市場的,專利權人可以依據物權的追及力就追擊物的所在,其在該產品上的權利沒有窮竭。

第二個特征是專利權窮竭的對象是指每一件合法投入市場的具體產品,具有窮竭對象的特定性。該窮竭不會使用在同一類的全部產品或者同一系列的全部產品,并不會導致該專利權本身效力的中止。專利權人對其尚未投放市場或被非法投放市場的產品依然享有排他性的絕對權利。

第三個特征是專利權窮竭的范圍只是一部分權利,而不是全部權利。專利權窮竭的范圍一般只包括產品的銷售權和使用權,而不是專有的專利權利的全部。被窮竭的不是人身權,而是財產權。正如鄭成思先生在著作權窮竭中談到的,“專有權的窮竭”僅僅指的是權利人如何在銷售自己的作品上,喪失了專有權。[6]對于整個知識產權來說都是使用的,這同時也是專利權窮竭與專利權人因專利權保護期限屆滿而喪失權利的最大不同之處。

第四個特征是專利權窮竭的性質是對專利權的部分權利的權限進行界定,而不是對權利人該權利的剝奪。其目的在于消除在市場中的專利產品的自由流通的障礙,平衡專利權人與產品的傳播人以及最后的使用者的利益關系。

專利權窮竭原則在出現以后,在各國的專利法中或成文法或判例法中有所體現,專利窮竭原則用于消滅專利權人的排除他人需要根據專利權人的許可才可以銷售專利產品的權利,并且這個學說一直被爭論的幾種不同觀點,包括了專利權人是否可以通過合同限制這一學說。[7]而在美國一個公認的規則就是專利權窮竭源自于無條件的銷售。那么,在專利權窮竭原則的適用過程中,出現了另外一種沖突,也就是專利權人在專利合同中對于經專利權人許可或以其它方式合法投放市場的專利產品的銷售附加另外的條件,以限制專利產品的使用、銷售等情況,此時以當事人的合同約定來排除專利權窮竭原則的適用是否合理,附條件銷售作為當事人的契約自由,能否以及如何排除專利權窮竭原則的適用,這是本文討論和研究的問題所在。

(三)本文觀點—應當允許附條件銷售對專利權窮竭原則的限制

本文認為,應該采取相對窮竭的觀點,也就是說專利權窮竭原則應該是建立在專利權人的默示許可理論之上,專利權窮竭源自于無條件的銷售,而當專利權人在專利合同中對于經專利權人許可或以其它方式合法投放市場的專利產品的銷售附加另外的條件,以限制專利產品的使用、銷售等情況,此時附條件銷售應被承認其效力,在法律規定允許的情況下限制專利權窮竭原則的適用。專利權窮竭原則中的附條件銷售有其存在的必要性,附條件銷售應作為限制專利權窮竭原則、防止專利權窮竭原則被濫用而具體在專利法中加以規定,和專利權窮竭原則互相配合,在對專利權的保護和促進知識的傳播之間取得平衡,發揮專利制度的積極作用。

二、專利權窮竭原則中附條件銷售的比較法分析

對于附條件銷售可不可以限制或者排除專利權窮竭原則的適用這一問題,涉及了對專利權窮竭原則本質上的理解。對專利權窮竭原則本質上的理解,一部分國家持絕對窮竭的態度,也就是認為附條件銷售不能限制或者排除專利權窮竭原則的適用,在首次銷售之后,專利權人對于專利產品的控制就已經結束,不能夠通過合同的限制延長其控制,因為專利權窮竭原則具有強行法的性質,不能夠通過約定排除;也有一部分國家持相對窮竭的態度,也就是專利權窮竭原則是可以被限制排除的,認為專利權窮竭原則是源自于默示許可理論,其原則的正當性來源于當事人沒有約定這一情形,而在附條件銷售中的雙方約定的限制條件,如果不違反反壟斷法或造成專利法上的專利權濫用,那么該限制條件應該被法律認可,專利權窮竭原則相應地受到限制或者排除,購買者就必須遵守合同中的限制條件,如果購買者的使用或轉售行為違反了該限制條件,那么將構成專利侵權。采取以上兩種不同態度的分別以歐盟和美國為代表。

(一)歐盟專利權窮竭原則中的附條件銷售分析

1.歐盟專利權窮竭原則中的附條件銷售的學說理論分析

歐盟對專利權窮竭原則所采取的態度主要來源于德國。有人認為,德國是最早在專利制度中明確建立專利權窮竭原則的國家,專利權窮竭原則首先由德國人Joseph Kohler提出。在19世紀以前的德國,是通過默示許可理論來解決附條件銷售所引起的專利侵權案件的。即如果專利權人或者其授權的被許可人在首次將產品投入流通市場進行銷售時沒有設定限制性條件,那么法律就推定他的銷售的行為是默示地許可了購買者對專利產品的隨意的使用和轉售。然而,德國認為這種基于合同法的理論對于購買者來說并不理想,因為專利權人或者其被許可人有可能通過在銷售專利產品時提出限制性條件來排除默示許可的適用,從而妨礙商品的自由流通。[8]

對此,Joseph Kohler在其出版的《專利法》一書中提到,專利產品的銷售者可以限制隨后該產品的商業銷售,這是完全不能令人滿意的,貨物的自由流通需要專利法上絕對的、內在的限制,即只有在專利法上規定絕對的限制才能為貨物的自由貿易提供合理的保障。[9]隨后,德國原帝國最高法院的一份判決,通過判例的形式使專利權窮竭原則得到正式的確立。這份判決指出專利權窮竭原則的基礎在于:第一,專利權窮竭原則可以防止專利權人分割國內市場,防止專利權人為了自身的利益而阻礙商品的自由流通,從而保障公眾在專利產品自由流通銷售中的利益;第二,專利權人售出其受專利保護的產品時,已經獲得通過其專利獨占權獲得利益的機會,從而使其對其受專利保護的產品的權利被窮竭。可見,德國的理論及時間表明了其態度,認為不論專利權人或其被許可人在出售其專利產品有沒有提出對專利產品的使用或轉售的限制條件,專利權窮竭原則都不會被排除適用,因為德國認為專利權窮竭原則不只是專利權人權利的一個限制,也同時是對專利權的本質上的限制,同時屬于法律的強制規定,不得由專利權人或其授權的被許可人以法律行為方式加以限制或者排除。如果首次出售專利產品時存在附條件銷售,如果購買者違反該條件只會引起違約的后果,而不是侵權的后果。而如果專利權人提出的限制條件違背了專利權制度的強行規定,則構成了專利權濫用的行為,因而不具有法律效力,也有可能違反反壟斷法等市場規范,而不具有效力。

2.歐盟專利權窮竭原則中的附條件銷售的立法實踐分析

德國關于專利權窮竭原則的理論之后被歐洲很多大陸法國家所仿效,包括荷蘭、奧地利、意大利等等,最后更得到了歐盟的立法確認。歐盟制定的《歐共體專利條約》中首次對絕對窮竭的態度給予立法確認,第二十八條這樣規定:“當一項歐共體專利的產品在任何一個歐共體國家內制造,并由專利權人或者經專利權人同意授權后在任何一個歐共體國家投放市場后,該專利權的效力不能延及與該產品有關的任何行為,除非是歐共體有關法律另有規定。”[10]也就是說,在歐洲共同市場內,專利權人試圖通過在專利合同中附條件來限制或排除專利權窮竭原則的行為不被允許,而是以強行法的方式對歐盟中的專利權窮竭原則進行規定。歐盟理解專利權窮竭原則的的法律框架是知識產權的制度,而不是合同法制度,因為在歐盟法律的適用上,市場融合是很重要的政策目標。[11]

在對“德國唱片案”[12]的審理判決中,歐洲法院體現了以上《歐共體專利條約》的對專利權窮竭原則的規定:在案件中,原告德國唱片公司和其他歐共體成員國簽訂了這樣的許可協議,使其他國家從德國唱片公司取得銷售其公司唱片的許可,但于此同時也規定如果沒有得到德國唱片公司的對于唱片銷售和定價的特別許可,就不可以從其他國家進口而不從德國唱片公司進口,不可以在銷售唱片時自由定價。本案的被告是另一家德國的唱片銷售商Metro公司,Metro公司從法國進口了德國唱片公司的唱片,并在德國當地銷售時的價格低于德國唱片公司規定的唱片的零售價格,其進口行為和銷售價格定價行為并沒有得到德國唱片公司的特別許可。因此,德國唱片公司指控Metro公司的進口行為和銷售行為侵犯了其專利權。歐洲法院在最后的判決中并不認同原告的觀點,駁回了原告德國唱片公司的指控。之后的Merck案也同樣是支持了以上的觀點。[13]

從上面可以看出,現今的歐盟及其成員國在學說以及立法司法實踐中,都是對專利權窮竭原則持絕對窮竭的態度,認為專利權窮竭原則是對專利權以及專利權人的限制,而且是本質上的限制,不允許專利權人通過附條件銷售來破除這種本質上的限制。也就是說,在歐盟的專利合同中如果出現附限制條件用于限制或者排除專利權窮竭原則的銷售,其中所附限制條件只具有合同法上的效力,即使違反了只能訴諸違約,而不具有專利法上的效力,不能排除專利權窮竭原則的適用。

(二) 美國專利權窮竭原則中的附條件銷售分析

美國對專利權窮竭原則所采取的態度主要依據判例產生。但其理論基礎來源于“默示許可”,而默示許可理論來源于英國。默示許可理論指的是如果專利產品在首次銷售時,專利權人沒有對購買者提出明確的限制條件,那么購買者就在取得專利產品的所有權的同時取得了可以隨意使用和轉售的默認的許可。允許專利權人對其專利產品的控制延伸到專利產品首次售出之后,也就是說專利權人可以在首次出售時就設定合理合法可執行的限制條件形成附條件銷售,其結果就是如果購買者當時確定同意這樣的限制條件,購買者就必須受到其限制,如果違反了,就會構成對專利權侵權。在審理Zino Davidoff一案中,Laddie法官分析了英國有關合同的判例法后得出結論:“根據英國法,產品的銷售意味著愿所有人將該產品上的所有財產權益均徹底轉讓給新所有人,除非合同中包含了明示的保留。”[14]而在美國,默示許可理論作為理論基礎,是通過判例法發展起來的,[15]但在對于專利權人或者其被許可人是否可以通過附條件銷售限制或排除專利權窮竭原則的適用,從而控制已售出產品的使用或者轉售這一問題上,美國不同時期的取舍不一,甚至不同法院的態度也是大相徑庭,具體表現為美國聯邦最高法院的從19世紀以來判例的不統一,而20世紀以來,美國聯邦巡回上訴法院則態度較為確定,以支持專利權窮竭原則的相對窮竭為主。

1.美國聯邦最高法院的判例分析

(1)十九世紀的絕對窮竭

專利權窮竭原則最早出現在美國聯邦最高法院在1873年的Adams v. Burke一案中,在Adams案中,Adams公司是取得專利權人許可的被許可人,允許其在波士頓市內出售專利產品,而在經過首次銷售把該專利產品賣給被告后,被告在波士頓以外的其他地方使用該專利產品,這與銷售合同的約定不符,因此原告Adams公司起訴被告侵犯其專利權。美國聯邦最高法院的判決沒有支持原告的觀點,認為該約定是無效的,認為專利權人或者其被許可人在首次出售該專利產品的時候,就已經取得了相對的回報,這種回報已經包含了對專利產品的使用和轉售的出讓,因為不得再要求對專利產品的繼續控制。也就是說,“專利權人或者其被許可人通過銷售專利產品,已經獲得了他能夠從使用該設備或者裝置所獲取的專利提成費或者報酬,此后如何使用該產品就是購買者的自由。專利權人不能對該專利產品的使用施加進一步的限制。”[16]

上面的Adams案是對合法售出后的專利產品的使用問題的判決,而在1985年的Keller v. Standard Fording-bed CO.一案中對專利產品的轉售問題進行了補充。本案中原告取得了在馬薩諸塞州獨占銷售專利產品的許可,而被告在其他州購買了專利產品之后,在馬薩諸塞州進行了轉售,原告認為被告這樣的行為侵犯了他的獨占的專利權,于是提起了訴訟。美國聯邦最高法院以Adams案的判決作為判例,認為專利產品的轉售與其使用從本質上是相同的,因此根據Adams v. Burke一案做出的判決做出類似的判決結果。

從上面可以看出,美國聯邦最高法院在19世紀對于專利權窮竭原則的態度是絕對窮竭,不允許通過專利合同中的附條件限制已售產品的后續使用或者銷售,排除專利權窮竭原則的適用。

(2)二十世紀的絕對窮竭與相對窮竭

美國聯邦最高法院在二十世紀對專利權窮竭原則的態度,對合同中的售后限制條件下如何適用專利權窮竭原則這一問題,在不同的案件中作出了完全相反的回答,分別在1912年的Sidney Henry v. A. B. Dick Company案(簡稱Dick案)與1917年的Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company案(簡稱Motion Picture案)持不同的態度,前一判決贊成相對窮竭,而后一判決贊成絕對窮竭。

前一案的案情是這樣的:“Dick公司為專利權人,生產并銷售一種名為蠟紙油印機的專利產品,并在機器上印制一份限制,限制的內容是:本機器由A. B. Dick公司銷售并有以下許可限制,即此機器只能與由美國芝加哥A. B. Dick公司制造的蠟紙、墨水以及其他供給品一起使用。”[17]而被告Henry公司為墨水銷售商,把自己生產的墨水銷售給客戶用于配合原告的專利產品使用,于是原告起訴被告構成間接侵權。最高法院認為,機器購買者雖然已經獲得該油印機的所有權,但是同時也是受該限制條件限制的,因此使用Henry公司銷售的墨水就違反了專利權人對專利產品的限制,構成了對專利權的侵犯,Henry公司則構成間接侵權。此判決贊同相對窮竭的觀點,認為專利權人有權按照售后限制條件來控制專利機器的使用。

1917年的Motion Picture案則完全推翻1912年的Dick案的判決,兩個案件的案情實際上大同小異,原告Motion Picture公司擁有一個專利產品,是一種可用來放映的設備,其對購買者設定以下限制,在設備上標注了在原告公司購買的該放映設備,必須只能按Motion Picture公司的規定地方購買的膠卷配合使用,而且只要Motion Picture公司仍是專利權人,放映設備的使用者就必須遵守Motion Picture公司在隨后設定的其他條件;如果用戶移除或者毀掉此告示,其使用權則終止。而被告Universal Film Manufacturing公司對使用者銷售其膠卷,Motion Picture公司則起訴被告銷售膠卷的行為構成間接侵權。最高法院做出與Dick案件中完全相反的判決,認為專利權人通過“告示”的方式所設置的限制條件,是專利合同中雙方自由約定的合同權利義務,應該通過合同法調整,而不是專利法,因為專利法的強行規定表示專利權人對專利產品享有的權利在銷售后就已經窮竭了,所以,原告放映設備的購買者不按照原告的指示,而另外使用其他公司的膠卷,并不構成對專利權的侵犯,也就是代表被告也不會構成間接侵權。

可見,美國聯邦最高法院對專利權人或者被許可人是否可以對售出產品的使用或者轉售附加限制性條件,從而限制專利權窮竭原則的適用這一問題,并沒有給出答案。原因在于雖然專利窮竭原則和附條件銷售互相沖突,但美國最高法院認為它們是能夠共存互相補充的,而不是互相排斥,最高法院是在選擇的情況下區分附條件銷售,給予靈活的判斷。[18]

2.美國聯邦巡回上訴法院的判例分析

由于美國聯邦最高法院19到20世紀的大相徑庭的判決,美國聯邦巡回上訴法院的態度則比較明確統一,Mallinckrodt案的判決確立了美國司法實踐中在此問題上的基本態度,即不違法的限制性條件可以限制專利權窮竭原則的適用。[19]美國聯邦巡回上訴法院的態度是在1992年的Mallinckrodt v. Medipart案中首次明確提出了專利權的相對窮竭。

Mallinckrodt案的案情如下:原告Mallinckrodt公司是生產醫療機器的公司,其享有一種專利醫療產品可以用于肺病的診斷和治療,并且在該專利產品上標注“僅限一次性使用”,在出售給醫院時也已經明示。醫院沒有按照該標注的僅限一次性使用的限制,把用過一次的該專利醫療產品回收,交給被告處理之后重新投入使用。原告認為被告從事回收處理醫療產品的行為屬于對其專利權的侵犯,被告則引用了專利權窮竭原則的存在來抗辯。在地區法院的判決中,他根據判例否定了原告的觀點支持被告關于專利權已經窮竭的觀點,認為“僅限一次性使用”的這個標識不能限制專利權窮竭原則的適用因為專利產品在首次銷售后專利權人對該產品的權利已經窮竭,購買者不需再受其限制。

但隨后美國聯邦巡回上訴法院否決了地區法院的判決,認為如果專利權人在出售其產品時沒有設定限制條件,那么他對于該專利產品的權利就會窮竭這樣的情況下體現的是專利權人已經獲得了該產品的全部回報。但是專利權窮竭原則并不適用于有明示的限制條件的銷售,在有明示的限制條件的專利產品的銷售中,更為合理的結論應該是專利權人與購買人所商定的產品價格只是體現在專利權人對產品享有的“占有權”,而非專利權中的全部權利以及專利產品所代表的全部價值。因此,在銷售時在專利合同或者產品上明示地附條件的銷售通常可以得到法院的認可并發揮作用,這種明示的銷售具有合同約定的性質,是合同雙方自由意志的體現,但同時要受到反壟斷法、合同法、專利法等相關法律的限制,以防止該限制條件造成專利權濫用或者妨礙購買者的正當使用。也就是說,如果附條件銷售中的限制條件如果違反了相關法律的規定,那么這樣的附條件限制的效力不應該受到法律的認可,相反來說,如果該限制條件從法律上被認定為有效的限制性條件,則附條件銷售的效力可以排除專利權窮竭原則的適用,如果購買者不遵守該限制條件的規定,則專利權人可以取得其專利權被侵犯的救濟權利。

所以如果Mallinckrodt公司對該專利醫療儀器的附條件使用的限制按照有關法律的規定是有效地,而且對該“僅限一次性使用”的使用限制屬于專利的效力范圍之內或者其限制是具有正當性的,則該限制可以對購買者、使用者在隨后的使用中發揮效力,對該限制的違反可以通過專利侵權訴訟進行救濟。

由此可見,美國聯邦巡回上訴法院持相對窮竭的觀點,認為只要附條件銷售中的限制條件是合法的,專利權就不會窮竭,而只有在沒有限制條件時才執行專利權窮竭原則。而不同于美國最高法院對待專利權窮竭原則中附條件銷售這一問題不確定性的做法,美國聯邦巡回上訴法院在之后又作出了一些類似的判決,例如1997年B. Braun Medical v. Abbott Lab案中進一步明確:專利產品一旦無條件銷售,就窮竭了專利權人進一步控制購買者隨后使用銷售的權利。因此,由于近年來美國聯邦巡回上訴法院在美國專利司法界的權威地位,專利權的相對窮竭的觀點則成為20世紀晚期及21世紀早期美國在此問題上的基本態度。

(三)比較法分析小結

通過以上比較分析,歐盟或是美國采取對專利權窮竭原則的不同態度,或是采用絕對窮竭的觀點,認為專利權窮竭原則具強行法性質,不可被合同附限制條件所限制或排除;或是采用相對窮竭的觀點,認為專利權窮竭原則是源自默示許可,當事人可以通過明示的明確的限制條件排除專利權窮竭原則的適用。而不同國家采取不同的觀點,完全是基于自身利益的考量。

歐盟國家認為專利權人或經被許可人基于法律的規定而獨占性地制造然后銷售了專利產品后,專利權人的對于該專利產品的收益已經得到,其專利權所帶來的知識成果的社會利益已經得到實現。而專利制度只是通過制度促進和幫助專利權人將其產品投入流通獲得回報,但不能保證其在任何情況下都獲得較高的回報,甚至全部回報,而能夠獲得多少回報,主要要看其專利知識含量以及市場需求等因素而定,而不能通過排除專利權窮竭原則來追求更多的利益。專利權人在專利產品首次銷售投入市場后,其專利權的功能已經實現,專利權人不應該再繼續對該專利產品施加進一步的控制。否則,就有礙于商品流通,有損于社會公眾的利益。因此,歐盟采用絕對窮竭的觀點,以保護在歐洲共同市場內的商品自由流通。

而反觀美國,美國聯邦最高法院的從19世紀以來判例的不統一,20世紀以來,美國聯邦巡回上訴法院的較為確定的以支持專利權窮竭原則相對窮竭的態度,而這些不同都來源于美國國內對于專利權的保護傾向不同以及市場經濟的變化。從美國最高法院早期的絕對窮竭到近年來美國聯邦巡回上訴法院的相對窮竭,其背后的原因是專利權窮竭的實質認識從控制專利權帶來的壟斷保護公眾利益轉變為加強對專利權人的保護,是自由市場經濟以及美國國內對專利保護呼聲的要求,通過反壟斷法和專利權窮竭原則相配合,在保護商品的自由流通和保護專利權人利益促進專利發明兩者之間,取得利益的平衡,促進專利制度發展。

結合以上歐盟與美國的實踐經驗,對我國而言,采取哪種態度的專利權窮竭原則,必須從我國自身需要出發,從有利于我國經濟發展、促進發明專利的產生、保護商品自由流通以及社會公眾利益具體分析,筆者認為,應當采用相對窮竭的觀點,允許通過附條件銷售限制專利權窮竭原則的適用,再配合反壟斷法、合同法等法律對此進行規范。首先,我國專利制度處于初步階段,促進發明專利的積極性十分重要,只有加強對專利權人的權益保護,才能促使社會重視并自主加強專利的開發研究;其次,我國現今的專利申請中存在很多作用不大的專利,專利申請量通過量大,但能轉化為產品創造社會利益的專利比例較低,必須著力于保護專利權人的利益,提高專利產品的收益,才能使專利市場逐漸走向正軌;最后,在對專利權人的利益與公眾利益的協調下,我國的當務之急是提高發明專利對社會經濟的促進作用,而只有在先保護好專利權人的利益的情況下,才能更好地創造社會公眾利益,隨后才能取得平衡。

 

三、“一帶一路”背景下對我們的啟示和借鑒

“一帶一路”背景下,專利保護與國際接軌的重要性日漸體現。對于專利權窮竭原則,我國專利法已經做出規定。專利權窮竭原則是為了平衡專利權人專有權所產生的負面效應所設置的,以免產生過度壟斷。[20]但在此基礎上建立專利權窮竭原則中的附條件銷售來完善專利窮竭原則也是必要的,其作用在于在專利權的保護和促進知識的傳播之間取得平衡,發揮專利制度的積極作用,附條件銷售應作為限制專利權窮竭原則、防止專利權窮竭原則被濫用而具體在專利法中加以規定。因為專利制度的最基本立足點在于對權利人利益的保護和促進科技進步。[21]

首先,在《專利法》第69條第一款規定:“專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后,使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的”。應該在規定的最后加上“合同雙方約定除外”或者“除非專利權人另有限制”等字眼來作為專利權窮竭原則的例外情況,即附條件銷售存在的法律規定;或者修改為“……由專利權人或者經其許可的單位、個人無條件售出后……”來達到同樣的效果,防止其與合同法的沖突,使得專利權人對已售產品之后的使用和銷售的合理限制有法律依據。也就是說當商品被售出以及流通,對于專利權利的保護規則應先通過授權銷售被侵犯的侵權賠償進行保護,之后再通過合同規則進行保護。[22]

其次,在合同法實施細則或者司法解釋中具體規定判斷什么樣的限制性銷售條件才能夠排除專利權窮竭原則的適用,主要包括以下六條規則:第一條是附條件銷售為合法的權利人做出,其限制對象為專利產品的購買者;第二條是專利權人或者其被許可人提出的限制條件必須是明示的,而不能使暗示或者是默許的;第三條是附條件銷售中的限制條件必須最遲在銷售專利產品的同時提出,而不可以是事后補充、追加的;第四條是附條件銷售不能妨礙對產品的正常使用以及產品的正常市場流通;第五條是附條件銷售中的限制條件必須是明確的,足以產生合同約定的效力,而不能僅僅是一種建議或者勸告;第六條是附條件銷售中的限制條件不違反反不正當競爭法等強制性法律。通過規定對附條件銷售的具體認定來完善司法中對此類專利侵權案件的審判,法官可以依據以上規則對專利權人設立的附條件銷售是否有效進行判斷和審理,在合同法實施細則或者司法解釋中具體規定這些規則同樣有助于專利權人規范其自身對于已售專利產品的合理控制,不至于使得專利權人利用附條件銷售架空專利權窮竭原則。

最后,通過反壟斷法、反不正當競爭法等市場規制法配套調整。知識產權與反托拉斯共同形成一個整體,其作用在于規范競爭的政策,促進創新。[23]對于專利權人對于專利產品的售后控制,附條件銷售對于專利產品的控制會否涉嫌壟斷行為、會否違反反不正當競爭法的規定,損害其他經營者合法權益,擾亂社會經濟秩序,必須結合反壟斷法、反不正當競爭法和專利法制度進行綜合的控制調整,形成完整的對專利權人利益、購買者利益以及社會公共利益的平衡協調機制,才能促進我國知識產業的正常發展,激勵專利發明人的積極性,促進我國經濟模式的轉換。

 

 

 



[1] 陶鑫良、袁真富:《知識產權法總論》,知識產權出版社,2005年第一版,第67頁。

[2]  謝哲勝:《從法律的經濟分析論智慧財產權之保護政策》,載《法律論叢》(臺灣)第60卷3,4期合刊,轉引自姚歡慶:《知識產權法上的權利窮竭原則》(碩士論文),www.civillaw.com.cn(中國民商法律網)。

[3] 梁慧星,陳華彬:《物權法(第二版)》,法律出版社,2003年第二版,第13頁。

[4] 鄭成思:《知識產權法(第三版)》,法律出版社,2003年第三版,第347頁。

[5] 黑格爾:《法哲學原理》,商務印書館,1995年版,第77頁。

[6] 鄭成思:《知識產權法(第三版)》,法律出版社,2003年第三版,第347頁。

[7] Amelia Smith Rinehart:《Contracting Patents: A Modern Patent Exhaustion Doctrine》,Contracting Patents, Sep,2009。

[8] 尹新天:《專利權的保護(第二版)》,知識產權出版社,2005年版,第65頁。

[9] 萬琦,《歐美專利權用盡原則售后限制的比較研究》,載《知識產權》2010年第4期。

[10] 萬琦,《歐美專利權用盡原則售后限制的比較研究》,載《知識產權》2010年第4期。

[11] Jens Schovsbo:《Exhaustion of Rights and Common Principles of European  Intellectual Property Law》,Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1549526。

[12] Case 78/70,Deutsche Grammophon GmbH v. Metro,[1980],ECR,487,轉引自萬鄂湘、陳建德:《歐盟知識產權保護與貨物自由流動原則》,載《法學評論》,2000年第2期。

[13] 萬鄂湘、陳建德:《歐盟知識產權保護與貨物自由流動原則》,載《法學評論》2000年第2期。

[14] Irini A.Stamatoudi and Paul L.C.Torremans,International Exhaustion in the European Union in the light of “Zino Davudoff”:Contract Versus Trade Mark Law? IIC.Vol.31,No.2/2000,page127,轉引自馬強:《商標權國際窮竭原則研究》,載《知識產權》2003年第5期。

[15] 馮曉青:《知識產權的權利窮竭問題研究》,載《北京科技大學學報》2007年第23卷第3期。

[16] 尹新天:《專利權的保護(第二版)》,知識產權出版社,2005年版,第69頁。

[17] 和育東:《美國專利權窮竭原則的演變—兼評美最高法院對Quanta v. LG Electronics案的判決》,載《法苑博覽》2008年第9期。

[18] Erin Julia Daida Austin:《Reconciling The Patent Exhaustion and Conditional Sale Doctrines In Light Of Quanta Computer v. LG Electronics》,Caedozo Law Review Vol.30:6。

[19] 萬琦:《歐美專利權用盡原則售后限制的比較研究》,載《知識產權》2010年第4期。

[20] 孫穎:《平行進口與知識產權保護之沖突及其法律調控》,載《政法論壇》1999年第3期

[21] 馬寧:《從〈專利法〉三次修改談中國立法價值趨向的變化》,載《知識產權》2009年第9期。

[22] Amelia Smith Rinehart:《Contracting Patents: A Modern Patent Exhaustion Doctrine》,Contracting Patents,Sep,2009。

[23] Shubha Ghosh:《Carte Blanche, Quanta, & Competition Policy》,Electronic copy available at:http://ssrn.com/

Abstract=1354624。

 

3d开机号走势图